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JUAN CARLOS
I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar
la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La presente Ley tiene por objeto el régimen
jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica
que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial.
La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia
exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9.8
de la Constitución.
Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de
Marcas, dando lugar a una nueva Ley, obedecen a tres órdenes
de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias
que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades
Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra
legislación de marcas las disposiciones de carácter
comunitario e internacional a que está obligado o se ha
comprometido el Estado español. El tercer motivo, finalmente,
obedece ala conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento
jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y
procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida
bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas
por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar
nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva
Sociedad de la Información.
II
En lo que se refiere a los motivos de carácter
constitucional, la Ley plasma fielmente los criterios jurisprudenciales
de delimitación de competencias, atribuyendo éstas
a los órganos autonómicos o estatales conforme a
lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional.
Los puntos de conexión se fijan de un modo amplio y flexible,
para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios
del sistema de registro y facilitarles un adecuado acceso a esta
especial propiedad que constituye la protección de los
signos distintivos.
III
En orden a los compromisos adquiridos por el Estado
español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos,
respondiendo a los altos niveles de Armonización impuestos
en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha
operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva
89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa ala
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas
por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto
de una plena transposición en la presente Ley. De las normas
que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto
de marca, reformulación de las causas de denegación
y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario
del agotamiento del derecho de marca, incorporación de
la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento
de la obligación de uso de la marca y de las sanciones
por su incumplimiento.
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también
una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,
por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden
a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este
Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones
de aproximación de las marcas nacionales ala comunitaria
salvo la obligación de regular la transformación
de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que
la indicada aproximación es deseable, dado que permite
evitar que dos títulos que producen idénticos efectos
en España estén sujetos a normativas totalmente
dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente
Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias
para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados
en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan
las normas que permiten la aplicación en España
del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; así como el
Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre
de 1994.
Comenzando por el Protocolo, su incorporación al Derecho
español ha exigido reformar el Título que en la
Ley se dedica a las marcas internacionales. Así, se admite
la posibilidad de que la solicitud se funde no sólo en
el registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo
tiempo, se aprovecha la oportunidad
para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia
de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional.
Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aquí
se contempla la posibilidad de transformación en marca
nacional.
Menor relevancia presenta la incorporación de las directrices
contenidas en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto
que este Acuerdo ha tenido sobre la regulación mundial
de la propiedad intelectual -incluidas las marcas-, al adaptarlo
a las últimas exigencias del comercio internacional. Sin
embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican alas
marcas ya han sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al
estar ésta directamente inspirada en el entonces Proyecto
de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a
su vez, influyó decisivamente en el ADPIC. Por ello, la
adecuación a este Acuerdo sólo ha precisado las
siguientes medidas específicas: la ampliación de
la legitimación para poder solicitar el registro de una
marca en España a los nacionales de los miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC); la incorporación
del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la
marca; la protección reforzada de las marcas notorias registradas;
y, finalmente, la introducción de una nueva prohibición
absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas
de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.
La respuesta de la Ley de Marcas alas exigencias contenidas en
los instrumentos internacionales se ve culminada con la adecuación
al Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es éste
un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por
medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades
que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias
que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar
y abaratar el registro de marcas en el mundo.
Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepción
de este Tratado destacan la implantación de la marca multiclase
(sistema que ya era aplicable alas marcas internacionales que
entran en la fase nacional española); la consiguiente creación
de tasas por clase; la supresión del deber de declaración
de uso de la marca; la admisión de la división de
la solicitud o registro de la marca; la supresión de la
exigencia de titulación pública como requisito de
inscripción del cambio de titularidad de una marca, si
bien se mantiene el sistema tradicional con carácter optativo;
y, por último, la desaparición de las tasas quinquenales.
Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley, aunque
las dos últimas ya fueron introducidas en nuestro ordenamiento
(Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos
por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear),
al haber entrado en vigor para España dicho Tratado el
17 de marzo de 1999 y no permitirse en el mismo demorar su instauración,
a diferencia de lo que ocurre con el resto de las otras modificaciones,
que ahora se implantan, pues las mismas pudieron posponerse hasta
el 1 de agosto de 2002 en el acto de depósito del Instrumento
de Ratificación mediante la oportuna declaración.
IV
No todas las novedades que introduce la presente
Ley obedecen a la necesidad de armonizar nuestro Derecho con los
Ordenamientos Comunitario e Internacional. Existe un considerable
número de artículos en los que se recogen opciones
legislativas cuyo común denominador es el de dotar ala
marca de un procedimiento ágil y lógico, introduciendo
aquellas novedades que aconseja la experiencia de diez años
de aplicación de la Ley de Marcas y aquellas otras que,
habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno jurídico,
se hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro Derecho. La Ley
trata así de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad
y eficiencia que exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad
de la Información. Todo ello sin pérdida de los
niveles de seguridad jurídica que la adquisición
de estos derechos requiere.
La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del
derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del
registro, con el establecimiento del principio de la buena fe
registra¡, al prever, como causa autónoma, la nulidad
absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que
se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala
fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios
clásicos de carácter registra¡ como los de
publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que
presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen
respecto de la marca o de su solicitud.
El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen
que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) el referido alas prohibiciones relativas, quedando reservado
este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas.
Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas
por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente
oposición a la solicitud de marca presentada a registro,
sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos,
la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda
informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor
derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple:
alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo
y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar
el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales
al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular
no tiene interés en oponerse ala nueva solicitud y finalmente,
ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por
otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las
prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente
públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas,
y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas,
que son así calificadas precisamente porque protegen derechos
privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino
dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en
la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho
a través del trámite de oposición o del ejercicio
de la acción de nulidad para proteger sus legítimos
intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más
generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca
comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que
en España las marcas nacionales sufran un examen más
riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría
a los usuarios del sistema español, en beneficio de los
usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas
comunitarias -con los mismos efectos en España que una
marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.
Dentro de la regulación del procedimiento, se introducen
otras importantes novedades como la figura de la "restitutio
in integrum", que ya incorporó el Reglamento sobre
la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inobservancia
de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el
interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida. Se
contempla, así mismo, la suspensión del procedimiento
de concesión cuando la oposición se basa en una
mera solicitud de registro o cuando se hubiera entablado una acción
reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente,
así como en el supuesto de presentación de una solicitud
de división o a petición conjunta de todos los interesados.
El cuerpo normativo que ahora se aprueba también contempla
la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos
que hubieran puesto término al procedimiento de registro
y regula los modos de notificación y la consulta pública
de expedientes, adaptando el procedimiento de registro de los
signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Información,
previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo
electrónico o de realizar consultas de expedientes por
vías telemáticas. En este ámbito de adaptación
a la Sociedad de la Información, merecen ser destacadas
las previsiones contenidas en la Ley sobre la utilización
futura de medios electrónicos o telemáticos para
la presentación de solicitudes y demás documentos.
Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección
de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece,
por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición
legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance
de su protección. La marca notoria es la conocida por el
sector pertinente del público al que se destinan sus productos
o servicios y, si está registrada, se protege por encima
del principio de especialidad según su grado de notoriedad
y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo
a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como
hasta la fecha, sino además a presentar oposición
al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es
conocida por el público en general, se considera que la
misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende
a cualquier género de productos o servicios. La misma protección
se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.
En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece
la posición exclusiva del titular de la marca; al ampliar
el alcance del "ius prohibendi" a los medios de identificación
del producto o servicio, cuando exista la posibilidad de que dichos
medios se utilicen para realizar actos prohibidos; al extender
asimismo ese "ius prohibendi" a la utilización
de la marca en redes de comunicación telemática;
al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del
usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de
culpa o negligencia; al considerar indemnizable el daño
infligido al prestigio o reputación de la marca; y, finalmente,
al habilitar al titular para impedir la reproducción de
su marca en diccionarios, si ello perjudica su carácter
distintivo. Se supera la deficiencia técnica de la legislación
anterior, estableciendo el mayor alcance del contenido del derecho
de las marcas notorias y renombradas registradas y, en cuanto
a las acciones que puede ejercitar el titular, se incorpora la
de reclamar la destrucción de los bienes ilícitamente
marcados.
Desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de
la ampliación de marca, en armonía con los sistemas
mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección
que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple
y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en
la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos
elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso
de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos
productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada,
en el caso de la ampliación de marca.
La nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan.
Respecto de la caducidad, la Ley introduce el principio general
de que las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos
desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que
dieron lugar ala caducidad. En los casos de caducidad por falta
de renovación, se introducen garantías en beneficio
de quienes hubieran ejercido una acción reivindicatoria
o fueran titulares inscritos de un embargo o de un derecho de
hipoteca sobre la marca.
Se reordena la regulación de las marcas colectivas y de
garantía, procurando que las diferencias que separan a
estas dos modalidades de marcas aparezcan más nítidamente
definidas, eliminando el confusionismo que siempre ha envuelto
alas mismas.
El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica,
que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación
o razón social, a formular la oportuna oposición
al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados
o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos
si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos
se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos
o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación
o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario
de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo
cierto de confusión en el público. Se resuelve así
el problema de la equiparación de trato de los extranjeros
que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París
para la protección de la propiedad industrial de 20 de
marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley
dispensa la misma protección. Finalmente, la regulación
del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las
marcas, instaura el principio de su libre cesión y la aplicación
de la Clasificación Internacional de Productos o Servicios
al registro de estos signos.
La Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno
político y económico, suprime el carácter
registra¡ de los rótulos de establecimiento, dejando
la protección de esta modalidad de propiedad industrial
a las normas comunes de competencia desleal. Por otra parte, la
protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento
podrá hacerse valer a través del registro de una
marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ámbitos
territoriales si no existiera oposición de tercero, como
consecuencia del nuevo procedimiento, en que se suprime el examen
de oficio de las anterioridades. La Ley fija minuciosamente en
sus disposiciones transitorias el tránsito a este nuevo
modo de protección de los rótulos de establecimiento
inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores.
Por fin, se modifican las tasas exigibles por los servicios prestados
al amparo de la Ley de Marcas, adecuándolas al marco internacional
y comunitario y suprimiendo algunas de las existentes para simplificar
este aspecto de la relación entre los interesados y la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Para la protección de los signos distintivos
se concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes
derechos de propiedad industrial:
a) Las marcas.
b) Los nombres comerciales.
2. La solicitud, la concesión y los demás actos
o negocios jurídicos que afecten a los derechos señalados
en el apanado anterior se inscribirán en el Registro de
Marcas, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
3. El Registro de Marcas tendrá carácter único
en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá
a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio
de las competencias que en materia de ejecución de la legislación
de propiedad industrial corresponden a las
Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta
Ley.
Artículo 2. Adquisición del derecho.
1. El derecho de propiedad sobre la marca y el
nombre comercial se adquiere por el registro válidamente
efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente
Ley.
2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con
fraude de los derechos de un tercero o con violación de
una obligación legal o contractual, la persona perjudicada
podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la
marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con
anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años
a contar desde la publicación de éste o desde el
momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada
conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la
demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación
de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas
para su anotación en el Registro de Marcas y decretará,
si procediera, la suspensión del procedimiento de registro
de la marca.
3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción
reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la
marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre
la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo
titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que
les asista a reclamar de su transmitente.
Artículo 3. Legitimación.
1. Podrán obtener el registro de marcas
o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas
de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas
extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio en territorio español
o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión
de París para la Protección de la Propiedad Industrial
de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el
Acta vigente en España de este Convenio, denominado en
lo sucesivo "Convenio de París", así como
los nacionales de los miembros de la Organización Mundial
del Comercio.
2. También podrán obtener el registro de marcas
o nombres comerciales, con arreglo a lo dispuesto en la presente
Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no
comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación
del Estado del que sean nacionales permita alas personas naturales
o jurídicas de nacionalidad española el registro
de estos signos.
3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar
la aplicación en su beneficio de las disposiciones del
Convenio de París y las de cualquier otro Tratado Internacional
ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación
directa, en todo lo que les sea más favorable respecto
de lo dispuesto en la presente Ley.
TÍTULO II
Concepto de marca y prohibiciones de registro
CAPÍTULO I
Concepto de marca
Artículo 4. Concepto de marca.
1. Se entiende por marca todo signo susceptible
de representación gráfica que sirva para distinguir
en el mercado los productos o servicios de una empresa
de los de otras.
2. Tales signos podrán, en particular, ser:
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas
las que sirven para identificar alas personas. b) Las imágenes,
figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras
y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las
que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto
o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación
de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan
en los apanados anteriores.
CAPÍTULO II
Prohibiciones absolutas
Artículo 5. Prohibiciones absolutas.
1. No podrán registrarse como marca los
signos siguientes:
a) Los que no puedan constituir marca por no ser
conformes al artículo 4.1 de la presente Ley. b) Los que
carezcan de carácter distintivo. c) Los que se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el
comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geográfica, la época
de obtención del producto o de la prestación del
servicio u otras características del producto o del servicio.
d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones
que se hayan convertido en habituales para designar los productos
o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres
leales y constantes del comercio. e) Los constituidos exclusivamente
por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o
por la forma del producto necesaria para obtener un resultado
técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.
f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o
alas buenas costumbres. g) Los que puedan inducir al público
a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geográfica del producto o servicio. h) Los que aplicados
a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan
en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen
vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso
cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice
la indicación geográfica traducida o acompañada
de expresiones tales como "clase", "tipo",
"estilo", "imitación" u otras análogas.
i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones
y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas,
sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos
que medie la debida autorización. j) Los que no hayan sido
autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados
en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de
los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París
y que sean de interés público, salvo que su registro
sea autorizado por la autoridad competente.
2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del
apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido,
para los productos o servicios para los cuales se solicite el
registro, un carácter distintivo como consecuencia del
uso que se hubiera hecho de la misma.
3. Podrá ser registrada como marca la conjunción
de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d)
del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad
requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente
Ley.
CAPÍTULO III
Prohibiciones relativas
Artículo 6. Marcas anteriores.
1. No podrán registrarse como marcas los
signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe
productos o servicios idénticos.
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior
y por ser idénticos o similares los productos o servicios
que designan, exista un riesgo de confusión en el público;
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación
con la marca anterior.
2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del
apartado 1:
a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una
fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la
solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes
categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que
hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos
en España; iii) marcas comunitarias.
b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento,
reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las
marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun
cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o
se haya extinguido.
c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras
a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.
d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación
o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente
conocidas" en España en el sentido del artículo
6 bis del Convenio de París.
Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.
1. No podrán registrarse como marcas los
signos:
a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que
designe actividades idénticas a los productos o servicios
para los que se solicita la marca.
b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial
anterior y por ser idénticas o similares las actividades
que designa a los productos o servicios para los que se solicita
la marca, exista un riesgo de confusión en el público;
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación
con el nombre comercial anterior.
2. A los efectos de este artículo se entenderá por
nombres comerciales anteriores:
a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud
de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad
anterior a la de la solicitud objeto de examen.
b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia
la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.
Artículo 8. Marcas y nombres comerciales
notorios y renombrados registrados.
1. No podrá registrarse como marca un signo
que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial
anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios
que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores
cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España,
el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los
productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos
signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa,
pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del
carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos
signos anteriores.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o
nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración,
intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración
o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa,
sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público
al que se destinan los productos, servicios o actividades que
distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección
otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos
en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades
de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado
de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el
sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.
3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público
en general, se considerará que los mismos son renombrados
y el alcance de la protección se extenderá a cualquier
género de productos, servicios o actividades.
4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores
se entenderán los signos contemplados, respectivamente,
en el artículo 6.2, letras a), b) y c), y en el artículo
7.2.
Artículo 9. Otros derechos anteriores.
1. Sin la debida autorización, no podrán
registrarse como marcas:
a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta
del solicitante de la marca.
b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo
que para la generalidad del público identifique a una persona
distinta del solicitante.
c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones
protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad
industrial distinto de los contemplados en los artículos
6 y 7.
d) El nombre comercial, denominación o razón social
de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación
o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico
económico a una persona distinta del solicitante, si, por
ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico
o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo
de confusión en el público. A estos efectos, el
titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento
notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.
Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección
gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo
3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio
de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten
el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial
no registrado.
2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos,
seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante
del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones
de registro contenidas en el presente Título.
Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.
1. A menos que justifique su actuación,
el agente o representante de un tercero que sea titular de una
marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización
Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su
nombre sin el consentimiento de dicho titular.
2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al
registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes
acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme
a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del
Convenio de París. En particular, serán de aplicación
a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 2.
TÍTULO III
Solicitud y procedimiento de registro
CAPÍTULO I
Solicitud de registro
Artículo 1 1. Presentación de la
solicitud.
1. La solicitud de registro de marca se presentará
en el órgano competente de la Comunidad Autónoma
donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial
o comercial serio y efectivo.
2. Los solicitantes domiciliados en las Ciudades de Ceuta y Melilla
presentarán la solicitud en la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
3. Los solicitantes no domiciliados en España presentarán
la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
4. También podrá presentarse la solicitud en el
órgano competente de la Comunidad Autónoma donde
el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o
una sucursal seria y efectiva.
5. Podrán también presentarse las solicitudes ante
la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante
o su representante la solicitaran a través de un establecimiento
comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter
territorial.
6. El órgano competente para recibir la solicitud hará
constar, en el momento de su recepción, el número
de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación,
en la forma que reglamentariamente se determine.
7. El órgano competente de la Comunidad Autónoma
que reciba la solicitud remitirá ala Oficina Española
de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes
al de su recepción, los datos de la solicitud en la forma
y con el contenido que reglamentariamente se determinen.
8. La solicitud de registro de marca también podrá
presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido
en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la
solicitud.
9. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan
de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas
deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades
Autónomas donde exista también otra lengua oficial,
dichos documentos, además de en castellano, podrán
redactarse en dicha lengua.
Artículo 12. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de registro de marca deberá
contener, al menos:
a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca.
b) La identificación del solicitante.
c) La reproducción de la marca.
d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita
el registro.
2. La solicitud dará lugar al pago de una
tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el número
de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional
establecido en virtud del Arreglo de Niza de 1 5 de junio de 1957
que se soliciten.
3. La solicitud de marca deberá cumplir los demás
requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 13. Fecha de presentación
de la solicitud.
1. La fecha de presentación de la solicitud
será la del momento en que el órgano competente,
conforme a lo previsto en el artículo 11, reciba los documentos
que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del
artículo 12.
2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas
en una Oficina de Correos será la del momento en que dicha
oficina reciba los documentos que contengan los elementos previstos
en el apartado 1 del artículo 12, siempre que sean presentadas
en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo,
dirigido al órgano competente para recibir la solicitud.
La Oficina de Correos hará constar el día, hora
y minuto de su presentación.
3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas
a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar,
en el momento de la recepción de la solicitud, la hora
de su presentación, se le asignará la última
hora del día. Si no se hubiera hecho constar el minuto,
se asignará el último minuto de la hora. Si no se
hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignará
la última hora y minuto del día.
Artículo 14. Derecho de prioridad unionista.
1. Quienes hubieran presentado regularmente una
solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros
del Convenio de París o en algún miembro de la Organización
Mundial del Comercio o sus causahabientes gozarán, para
la presentación en España de una solicitud de registro
de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el
artículo 4 del Convenio de París.
2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren
presentado una primera solicitud de protección de la misma
marca en un Estado u Organización internacional no mencionados
en el apartado anterior, que reconozca a las solicitudes de registro
de marcas presentadas en España un derecho de prioridad
en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el
Convenio de París.
3. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud
anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente
se establezcan, una declaración de prioridad y una copia
certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior
acompañada de su traducción al castellano, cuando
esa solicitud esté redactada en otro idioma. La reivindicación
de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.
Artículo 15. Prioridad de exposición.
1. El solicitante de una marca que hubiera designado
con ella productos o servicios en una exposición oficial
u oficialmente reconocida gozará del derecho de prioridad
de la fecha de la primera presentación de los productos
o servicios con la marca solicitada en la exposición, siempre
que la solicitud de registro de la marca se presente en el plazo
de seis meses a partir de aquella fecha.
2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista
en el apartado 1 deberá justificar, en los términos
que se determinen reglamentariamente, que los productos o servicios
se presentaron en la exposición con la marca solicitada
y en la fecha invocada. La reivindicación de prioridad
implica el pago de la tasa correspondiente.
CAPÍTULO II
Procedimiento de registro
Artículo 16. Examen de admisibilidad y
de forma.
1. El órgano competente para recibir la
solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 1.1, examinará:
a) Si la solicitud demarca cumple los requisitos para que se otorgue
una fecha de presentación conforme al artículo 13.
b) Si se ha satisfecho la tasa de solicitud.
c) Si la solicitud de marca reúne los demás requisitos
formales establecidos reglamentariamente.
d) Si el solicitante está legitimado para solicitar una
marca, conforme al artículo 3 de esta Ley.
2. Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad
o defecto, se decretará la suspensión de la tramitación
del expediente y se otorgará al solicitante el plazo que
reglamentariamente se determine para que los subsane o formule,
en su caso, las alegaciones pertinentes.
3. Si la irregularidad consistiera en el incumplimiento de los
requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación,
se otorgará la del día en que se subsane esta irregularidad.
4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de la tasa
de solicitud y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubiera
abonado dicha tasa en su totalidad, se continuará la tramitación
respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden
de la solicitud.
5. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado
haya contestado, el órgano competente resolverá
teniendo por desistida la solicitud. Se procederá del mismo
modo cuando, a juicio del órgano competente, las irregularidades
no hubieran sido debidamente subsanadas.
Artículo 17. Remisión de la solicitud.
1. El órgano competente de la Comunidad
Autónoma remitirá ala Oficina Española de
Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran
superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos
imputados, con indicación, en su caso, de la fecha de presentación
otorgada, si hubiera sido rectificada conforme a lo previsto en
el apartado 3 del artículo 16.
2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, serán
notificadas ala Oficina Española de Patentes y Marcas una
vez que la resolución sea firme, con indicación
de su fecha de adopción. Si la resolución hubiera
sido impugnada, también se notificará esta circunstancia.
Artículo 18. Publicación de la solicitud.
1. Recibida la solicitud demarca, la Oficina Española
de Patentes y Marcas procederá a su publicación
en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo
que la misma fuera contraria al orden público olas buenas
costumbres conforme a lo previsto en el artículo 5.1, letra
f). En este caso, se comunicará al interesado el reparo
observado, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca,
presente las alegaciones oportunas. La Oficina Española
de Patentes y Marcas resolverá, decretando la continuación
de la tramitación o la denegación de la solicitud.
2. Si la solicitud padeciera algún defecto no percibido
en trámites anteriores que imposibilitara su publicación,
la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará
el defecto al interesado para su subsanación, procediéndose
conforme a lo establecido en el artículo 16.
3. La publicación de solicitud de marca, a que se refiere
el apartado 1, deberá incluir:
a) El nombre y dirección del solicitante.
b) El nombre y dirección del representante, si lo hubiere.
c) El número del expediente, fecha de presentación
y, en su caso, prioridad reclamada.
d) La reproducción del signo solicitado como marca y, en
su caso, una declaración en los términos de la prevista
en el apartado 2 del artículo 21.
e) La lista de los productos o servicios, con indicación
de la clase del Nomenclátor Internacional.
4. Asimismo, la Oficina Española de Patentes
y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará
la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado
1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los
signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido
detectados como consecuencia de una búsqueda informática
realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades
técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto
en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición
al registro de la nueva solicitud.
Artículo 19. Oposiciones y observaciones
de terceros.
1. Una vez publicada la solicitud de la marca,
cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse
al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas
en el Título II.
2. La oposición deberá formularse ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado
y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente
se establezcan, y sólo se tendrá por presentada
si en este plazo se abona la tasa correspondiente.
3. Los órganos de las Administraciones públicas
y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional
o autonómico que, según sus estatutos, tengan por
finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir
a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo
previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando
las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales
procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos
órganos y asociaciones no adquirirán la cualidad
de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán
al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo
previsto en el artículo 22.
Artículo 20. Examen de fondo.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas
procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud
de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en
los artículos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen
la Oficina observara algún defecto en la
solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto
en el artículo 21.1.
2. Sien el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición
u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina
Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud
de marca no incurre en las prohibiciones de los artículos
5 y 9.1, letra b), la marca será registrada. En este caso,
la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que
reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio
del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial y expedirá el título de registro de la
marca.
Artículo 21. Suspensión de la solicitud.
1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u
observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina
Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud
incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios
solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se
refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión
del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones
u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio
para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente
sus alegaciones.
2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá
retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a
lo previsto en los artículos 23 y 24. Si el motivo del
suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos
incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo
5.1, el solicitante podrá presentar una declaración
excluyendo dichos elementos de la protección solicitada.
Artículo 22. Resolución de la solicitud.
1. Transcurrido el plazo fijado para la contestación
al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española
de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación
del registro de la marca especificándose, sucintamente,
en este último caso, los motivos y derechos anteriores
causantes de la misma.
2. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo
existiere para parte de los productos o servicios, la denegación
del registro se limitará a los productos o servicios de
que se trate.
3. La resolución de denegación del registro de la
marca se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial en la forma que se determine reglamentariamente.
4. Concedido el registro de la marca, la Oficina Española
de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente,
procederá a su publicación en el Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el título
de registro de la marca.
CAPÍTULO III
Disposiciones generales sobre el procedimiento
Artículo 23. Retirada, limitación
y modificación de la
solicitud.
1. El solicitante podrá en todo momento
retirar su solicitud de marca o limitar la lista de los productos
o servicios que aquélla contenga.
2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada,
a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección,
las faltas de expresión o de transcripción o los
errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte
substancialmente ala marca ni amplíe o cambie la lista
de productos o servicios. También podrá eliminarse
del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa
el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue
solicitada.
3. La limitación y modificación de la solicitud
dará lugar al pago de la tasa correspondiente.
Artículo 24. División de la solicitud
o del registro de la marca.
1. El solicitante o titular de una marca que comprenda
varios productos o servicios podrá dividir la solicitud
o registro de ésta en dos o más solicitudes o registros
divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados
en la solicitud o registro inicial.
2. La división de la solicitud o registro de la marca sólo
podrá efectuarse durante los procedimientos de registro
o recurso y sólo será aceptada si, con dicha división,
el suspenso, la oposición o el recurso quedaran circunscritos
a una de las solicitudes o registros divisionales. También
podrá efectuarse la división de la solicitud o del
registro cuando se solicite una transmisión parcial de
los mismos.
3. Las solicitudes o registros divisionales conservarán
la fecha de presentación de la solicitud o registro inicial
y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.
4. La división estará sujeta a lo que se establezca
reglamentariamente y dará lugar al pago de la tasa correspondiente.
Artículo 25. Restablecimiento de derechos.
1. El solicitante o el titular de una marca o
cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia
requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un
plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud,
restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido
como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta
Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el
caso de que el plazo correspondiera a la interposición
de un recurso tendrá como consecuencia su admisión
a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito a partir
del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente
se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse
en ese plazo. La solicitud sólo será admisible en
el plazo de un año a partir de la expiración del
plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud
de renovación, se deducirá del período de
un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere
el segundo inciso del apartado 3 del artículo 32.
3. La solicitud deberá motivarse, indicándose los
hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo
se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa
de restablecimiento de derechos.
4. Será competente para resolverla solicitud el órgano
que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.
5. Las disposiciones del presente artículo no serán
aplicables a los plazos contemplados en el apartado 2 del presente
artículo, en los apartados 1 y 2 del artículo 14,
en el apartado 1 del artículo 15 y en el apartado 2 del
artículo 19. Tampoco serán aplicables estas disposiciones
respecto del plazo de interposición de un recurso contra
un acto declarativo de derechos.
6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular
de una marca, éste no podrá alegar sus derechos
contra un tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos
o hubiere prestado servicios
bajo un signo idéntico o similar ala marca durante el período
comprendido entre la pérdida del derecho sobre la solicitud
o sobre la marca y la publicación de la mención
del restablecimiento de ese derecho.
7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la
solicitud o sobre la marca cuando en el período comprendido
entre la pérdida de aquél y la presentación
de la solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado
o registrado de buena fe un signo idéntico o similar.
8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos
al solicitante podrá interponer recurso el tercero que
pueda prevalerse de las disposiciones de los apartados 6 y 7.
Artículo 26. Suspensión de procedimientos
de tramitación.
La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender
el procedimiento de tramitación:
a) Cuando la oposición se funde en una
solicitud anterior de registro, hasta el momento en que recaiga
una resolución sobre dicha solicitud que ponga fin a la
vía administrativa.
b) A instancia del solicitante que hubiera entablado una acción
de nulidad, caducidad o reivindicación del signo anterior
oponente, hasta que recaiga sentencia firme, y sin perjuicio de
que sea decretada judicialmente.
c) Cuando sea presentada una solicitud de división, por
el tiempo preciso para la resolución de la misma.
d) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión
pueda en este caso exceder de seis meses.
Artículo 27. Revisión de actos en
vía administrativa.
1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos
de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán
recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La interposición de un recurso dará lugar al
pago de la tasa de recurso. No se procederá a la devolución
de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al
acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas
en la resolución, fueran imputables a la Oficina Española
de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá
ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada
en la resolución del mismo.
3. Frente ala concesión de una marca la Oficina Española
de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia
de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102
de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se funda
en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y
52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se
podrán hacer valer ante los Tribunales.
4. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades,
por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas,
serán recurribles con sujeción a lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en las normas orgánicas que
rijan para los respectivos órganos.
Artículo 28. Arbitraje.
1. Los interesados podrán someter a arbitraje
las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento
para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido
en el presente artículo.
2. El arbitraje sólo podrá versar
sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos
6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso
podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas ala concurrencia
o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.
3. El convenio arbitral sólo será válido
si está suscrito, además de por el solicitante de
la marca:
a) Por los titulares de los derechos anteriores
que hubieren causado la denegación de la marca y, en su
caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado
oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus
licenciatarios exclusivos inscritos.
c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido
durante el mismo.
4. El convenio arbitral deberá ser notificado
a la Oficina Española de Patentes y Marcas por todos los
interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo
de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo
que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso
administrativo de carácter ordinario contra el acto que
conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía
contencioso-administrativa sin que pueda hacerse valer la firma
del convenio arbitral.
5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá
interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario,
declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente,
de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción
del convenio, se tendrá por desistido.
6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley
36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación
en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina
Española de Patentes y Marcas procederá a realizar
las actuaciones necesarias para su ejecución.
7. El laudo arbitral firme deberá ser comunicado fehacientemente
ala Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de
6 meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación
prevista en el apartado 4. Transcurrido este plazo no procederá
ejecutar el laudo arbitral.
Artículo 29. Notificaciones.
1. Las notificaciones que deba efectuar la Oficina
Española de Patentes y Marcas se ajustarán a las
disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo
establecido en los apartados siguientes.
2. Cuando un destinatario así lo solicite y posea un buzón
en la Oficina Española de Patentes y Marcas, las notificaciones
se podrán efectuar mediante el depósito en dicho
buzón del acto o resolución que deba notificarse.
En la notificación se indicará la fecha de depósito,
y producirá sus efectos desde el quinto día siguiente
al de depósito.
3. Cuando el interesado así lo solicite, las notificaciones
se realizarán mediante publicación en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial", mediante telefax, mediante
correo electrónico, o por cualquier otro medio técnico
del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Las notificaciones que se practiquen al interesado a través
de un representante profesional lo serán en todo caso por
medio de la publicación en el "Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial" de la decisión recaída,
con indicación de si es o no definitiva en la vía
administrativa, recursos que procedan, órgano ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos sin
perjuicio de que, además previamente, y con efectos meramente
informativos, se hubiere comunicado el texto íntegro del
acto a dicho representante por medio de su depósito en
el buzón de que disponga en la Oficina Española
de Patentes y Marcas, correo electrónico u otro medio idóneo
de que disponga la Oficina, en la forma que reglamentariamente
se determine.
4. Quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas en el que actúen por sí mismos
y no tengan domicilio ni sede en España deberán,
a efectos de notificaciones, designar un domicilio en España.
5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación en España
o la notificación no hubiere podido practicarse después
de dos intentos, la notificación se efectuará mediante
publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial".
6. Las notificaciones que deban practicar los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas lo serán de acuerdo
a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la normativa propia
que les sea aplicable.
Artículo 30. Consulta pública de
expedientes.
1. Los expedientes relativos a solicitudes de
registro todavía no publicadas sólo podrán
ser consultados con el consentimiento del solicitante. No obstante,
cualquiera que pruebe que el solicitante del registro ha pretendido
hacer valer frente a él los derechos derivados de su solicitud,
podrá consultar el expediente antes de la publicación
de aquella y sin el consentimiento del solicitante.
2. Una vez publicada la solicitud, los expedientes podrán
ser consultados, previa petición y con sujeción
a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
3. La situación jurídica de los expedientes se hará
pública por medios telemáticos en la forma y con
las limitaciones técnicas que puedan concurrir y las que
reglamentariamente se establezcan.
TÍTULO IV
Duración, renovación y modificación
de la marca
registrada
Artículo 31. Duración.
El registro de una marca se otorga por diez años
contados desde la fecha de presentación de la solicitud
y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez
años.
Artículo 32. Renovación.
1. El registro de la marcase renovará previa
solicitud del titular de la misma o de sus derecho habientes,
presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
o los órganos a que se refiere el artículo 1.1,
que deberán acreditar esta cualidad en la forma que se
disponga reglamentariamente. Si la solicitud no fuera presentada
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano
que la reciba la remitirá, junto con la documentación
que se acompañe, en el plazo de cinco días a la
Oficina, contando el plazo para su resolución a partir
de la recepción del expediente.
2. La solicitud se presentará acompañada del justificante
de pago de la tasa de renovación, cuya cuantía vendrá
determinada por el número de clases que comprenda la solicitud
de renovación.
3. La solicitud se presentará y la tasa se abonará
en los seis meses anteriores a la expiración del registro.
En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida
en un plazo de seis meses a partir de la expiración del
registro, con la obligación de satisfacer, de forma simultánea,
un recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar
durante los tres primeros meses, y de un 50 por ciento si se efectúa
dentro de los tres siguientes.
4. Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos
no fueran abonados en su totalidad, se concederá la renovación
respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden
de la solicitud.
5. Si la solicitud de renovación comprende tan sólo
una parte de los productos o servicios para los que la marca ha
sido registrada, el registro de la marca será renovado,
únicamente, en relación con los productos o servicios
de que se trate.
6. La renovación, que será inscrita en el Registro
de Marcas y publicada en el "Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial", surtirá efectos desde el día
siguiente al de la fecha de expiración del correspondiente
período de diez años.
7. Si la renovación no fuera acordada se reembolsará,
a petición del interesado, el 75 por ciento de la tasa
de renovación pagada.
Artículo 33. Modificación.
1. La marca no se modificará en el Registro
durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve.
No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección
del titular, toda modificación o supresión de éstos
que no afecte sustancialmente ala identidad de la marca tal como
fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia
del titular.
2. La solicitud de modificación, presentada ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas o el órgano competente
de conformidad con lo establecido en el artículo 11, dará
lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera registrada,
se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial" una reproducción de la marca tal como
quede modificada. Cualquier tercero que se considere perjudicado
podrá recurrir esta modificación. Si la solicitud
no se presentase ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas, se procederá de conformidad y con los efectos expresados
en el apartado 1 del artículo anterior.
TÍTU LO V
Contenido del derecho de marca
CAPÍTULO I
Efectos del registro de la marca y de su solicitud
Artículo 34. Derechos conferidos por la
marca.
1. El registro de la marca confiere a su titular
el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que
los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico
económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o
servicios idénticos a aquéllos para los que la marca
esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la
marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios
implique un riesgo de confusión del público; el
riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación
entre el signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos
o servicios que no sean similares a aquéllos para los que
esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria
o renombrada en España y con la utilización del
signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión
entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en
general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido
o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad
o renombre de dicha marca registrada.
3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado
anterior podrá prohibirse, en especial:
a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con
esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas
y como nombre de dominio.
f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros
medios de identificación u ornamentación del producto
o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar,
ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera
de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad
de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún
acto que conforme alas letras anteriores estaría prohibido.
4. El titular de una marca registrada podrá impedir que
los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su
expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan
por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que
ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.
5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán
a la marca no registrada "notoriamente conocida" en
España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio
de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado
2.
Artículo 35. Reproducción de la
marca en diccionarios.
Si la reproducción de una marca en un diccionario,
enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión
de que constituye el término genérico de los bienes
o servicios para los que está registrada la marca, el editor,
a petición del titular de la marca, velará por que
la reproducción de ésta vaya acompañada,
a más tardar en la siguiente edición de la obra,
de la indicación de que se trata de una marca registrada.
Artículo 36. Agotamiento del derecho demarca.
1. El derecho conferido por el registro de marca
no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de
la misma para productos comercializados en el Espacio Económico
Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos
legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la
comercialización ulterior de los productos, en especial
cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras
su comercialización.
Artículo 37. Limitaciones del derecho demarca.
El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular
prohibir a terceros el uso en el tráfico económico,
siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales
en materia industrial o comercial:
a) De su nombre y de su dirección;
b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad,
destino, valor, procedencia geográfica, época de
obtención del producto o de prestación del servicio
u otras características de éstos;
c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de
un producto o de un servicio, en particular como accesorios o
recambios.
Artículo 38. Protección provisional.
1. El derecho conferido por el registro de la
marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a
partir de la publicación de su concesión. No obstante,
la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde
la fecha de su publicación, una protección provisional
consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable
y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado
a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de
la concesión, un uso de la marca que después de
ese período quedaría prohibido.
2. Esa misma protección provisional será aplicable
aun antes de la publicación de la solicitud frente a la
persona a quien se hubiera notificado la presentación y
el contenido de ésta.
3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido
nunca los efectos previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido
o se hubiere tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada
en virtud de una resolución firme.
4. La protección provisional prevista en este artículo
sólo podrá reclamarse después de la publicación
de la concesión del registro de la marca.
CAPÍTULO II
Obligación de uso de la marca
Artículo 39. Uso de la marca.
1. Si en el plazo de cinco años contados
desde la fecha de publicación de su concesión, la
marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España
para los productos o servicios para los cuales esté registrada,
o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido
de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones
previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas
de la falta de uso.
2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la
consideración de uso:
a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos
que no alteren de manera significativa el carácter distintivo
de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.
b) La utilización de la marca en España, aplicándola
a los productos o servicios o a su presentación, con fines
exclusivamente de exportación.
3. La marca se reputará usada por su titular
cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.
4. Se reconocerán como causas justificativas de la falta
de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes
de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación
u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios
para los que esté registrada.
CAPÍTULO III
Acciones por violación del derecho de marca
Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones
civiles y
penales.
El titular de una marca registrada podrá
ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones
civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su
derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia,
todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si
fuere posible.
Artículo 41. Acciones civiles que puede
ejercitar el titular de la marca.
1. En especial, el titular cuyo derecho de marca
sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:
a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que
prosiga la violación y, en particular, que se retiren del
tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios,
material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que
se haya materializado la violación del derecho de marca.
d) La destrucción o cesión con fines humanitarios,
si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre
del condenado, de los productos ilícitamente identificados
con la marca que estén en posesión del infractor,
salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación
del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción
del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor
o al propietario, según las circunstancias específicas
de cada caso apreciadas por el Tribunal.
e) La publicación de la sentencia a costa del condenado
mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.
2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años
registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente
a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en
el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo
34, deberá probar, si así lo solicita el demandado
por vía de excepción, que, en el curso de los cinco
años anteriores a la fecha de presentación de la
demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para
los productos o servicios para los que esté registrada
y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas
de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará
registrada solamente para los productos o servicios para los que
haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo
ejercitar, por vía de reconvención, la acción
de declaración de caducidad por falta de uso de la marca
del actor.
Artículo 42. Presupuestos de la indemnización
de
daños y perjuicios.
1. Quienes, sin consentimiento del titular de
la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras
a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables
de la primera comercialización de los productos o servicios
ilícitamente marcados, estarán obligados en todo
caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación
de la marca registrada sólo estarán obligados a
indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran
sido advertidos suficientemente por el titular
de la marca o, en su caso, la persona legitimada
para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta,
convenientemente identificada, y de su violación, con el
requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación
hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión
fuera notoria o renombrada.
Artículo 43. Cálculo de la indemnización
de daños y
perjuicios.
1. La indemnización de daños y perjuicios
comprenderá no sólo las pérdidas sufridas,
sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular
del registro de la marca a causa de la violación de su
derecho. El titular del registro de marca también podrá
exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio
de la marca por el infractor, especialmente, por una realización
defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una
presentación inadecuada de aquélla en el mercado.
2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección
del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:
a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante
el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.
b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia
de la violación.
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular
por la concesión de una licencia que le hubiera permitido
llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
3. Para la fijación de la indemnización se tendrá
en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre
y prestigio de la marca y el número y clase de licencias
concedidas en el momento en que comenzó la violación.
En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá,
además, a las circunstancias de la infracción, gravedad
de la lesión y grado de difusión en el mercado.
4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios
sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición
de los documentos del responsable que puedan servir para aquella
finalidad.
5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada
judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba
alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización
de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios
realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente
marcados. El titular de la marca podrá exigir, además,
una indemnización mayor si prueba que la violación
de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores,
de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas.
Cuando se condene ala cesación de los actos
de violación de una marca, el Tribunal fijará una
indemnización de cuantía determinada no inferior
a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca
la cesación efectiva de la violación. El importe
de esta indemnización y el día a partir del cual
surgirá la obligación de indemnizar se fijará
en ejecución de sentencia.
Artículo 45. Prescripción de acciones.
1. Las acciones civiles derivadas de la violación
del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados
desde el día en que pudieron ejercitarse.
2. La indemnización de daños y perjuicios solamente
podrá exigirse en relación con los actos de violación
realizados durante los cinco años anteriores ala fecha
en que se ejercite la correspondiente acción.
CAPÍTULO IV
La marca como objeto de derecho de propiedad
Artículo 46. Principios generales.
1. La marca o su solicitud podrá pertenecer
pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá
por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto
en este apartado y en último término por las normas
del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión
de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe
deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo
398 del Código Civil. Cada partícipe podrá
por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales
en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás
comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas
y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso
de cesión de la marca o de una participación, los
partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo
en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran
notificados del propósito y condiciones en que se llevaría
a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión
se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél,
los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto,
en igual plazo, desde la publicación de la inscripción
de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición
absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca
de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad
se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su
derecho.
2. Con independencia de la transmisión de la totalidad
o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán
transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos
reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas
que resulten del procedimiento de ejecución, para todos
o parte de los productos o servicios para los cuales estén
registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas,
sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de
que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de que
se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá
por sus disposiciones específicas y se inscribirá
en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con
notificación de dicha inscripción a la Oficina Española
de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de
Marcas. A estos efectos ambos registros estarán coordinados
de forma que se comunicarán telemáticamente entre
ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados
en los mismos.
3. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior
sólo podrán oponerse frente a terceros de buena
fe una vez inscritos en el Registro de Marcas.
4. Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o
gravámenes contemplados en el apartado 2, no podrá
inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte
opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiera
anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá
inscribirse hasta la resolución de la misma ningún
otro derecho o gravamen de la clase antes expresada.
5. La solicitud de inscripción que acceda primeramente
al órgano competente será preferente sobre las que
accedan con posterioridad, practicándose las operaciones
registrales correspondientes según el orden de presentación.
6. El Registro de Marcas es público. La publicidad se hará
efectiva, previo pago de las tasas o precios públicos correspondientes,
mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suministro
de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes,
obtención de copias de los mismos y certificaciones y,
de forma gratuita, en la forma prevista en la disposición
adicional undécima de la presente Ley.
Artículo 47. Transmisión de la marca.
1. La transmisión de la empresa en su totalidad
implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario
o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso.
2. Si de los documentos que establecen la transmisión se
dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión
la marca podría inducir al público a error, en particular
sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica
de los productos o de los servicios para los cuales esté
solicitada o registrada, se denegará la inscripción
de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar
la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios
para los cuales no resulte engañosa.
Artículo 48. Licencia.
1. Tanto la solicitud como la marca podrán
ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los
productos y servicios para los cuales esté registrada y
para todo o parte del territorio español. Las licencias
podrán ser exclusivas o no exclusivas.
2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su
solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario
que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia
relativas a su duración, a la forma protegida por el registro,
a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en
el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos
fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.
3. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros,
ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo
contrario.
4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá
derecho a utilizar la marca durante toda la duración del
registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional
y en relación con todos los productos o servicios para
los cuales la marca esté registrada.
5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia
no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras
licencias y utilizar por sí mismo la marca.
6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo
podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado
expresamente ese derecho.
Artículo 49. Solicitud de inscripción
de las modifica ciones de derechos.
1. La inscripción del cambio en la titularidad
del registro de marca deberá solicitarse mediante instancia
en la forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud
de inscripción deberá acompañarse del justificante
de pago de la tasa correspondiente que se abonará según
los registros afectados.
2. Si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato,
la instancia deberá expresarlo. A elección del solicitante
se deberá acompañar ala instancia alguno de los
siguientes documentos:
a) Copia auténtica del contrato o bien
copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada
por notario o por otra autoridad pública competente.
b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial
o de otra autoridad pública competente que el extracto
es conforme con el contrato original.
c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por
el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que
se establezca reglamentariamente.
3. Si el cambio en la titularidad se produce por
una fusión, por imperativo de la ley, por resolución
administrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse
ala instancia testimonio emanado de la autoridad pública
que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe
el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad
pública competente. De la misma manera se solicitará
la inscripción de embargos y demás medidas judiciales.
4. Los apartados anteriores serán aplicables, en todo aquello
que no sea incompatible con su propia naturaleza, a la inscripción
de los demás actos o negocios jurídicos contemplados
en el apartado 2 del artículo 46, salvo la hipoteca mobiliaria
que se regirá por sus disposiciones específicas
y la constitución de otros derechos reales o de una opción
de compra, para cuya inscripción deberá acompañarse
alguno de los documentos públicos previstos en las letras
a) o b) del apartado 2.
Artículo 50. Procedimiento de inscripción
de las modificaciones de derechos.
1. La inscripción de los actos y negocios
jurídicos contemplados en el apartado 2 del artículo
46, podrá solicitarse tanto por el cedente como por el
cesionario y la solicitud de inscripción se presentará,
conforme a quien sea el solicitante, en el órgano que resulte
competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.
2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano
competente la numerará y fechará en el momento de
su recepción y, dentro de los cinco días siguientes,
remitirá, en su caso, los datos de la misma ala Oficina
Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente
se determine.
3. El órgano competente para la recepción examinará
si la documentación presentada consta de:
a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo
el número del registro de marca afectado, los datos de
identificación del nuevo titular y la indicación
de los productos o servicios a los que afecte la cesión
o licencia, si no fueran totales.
b) El documento acreditativo de la cesión o licencia, de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo
49.
c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.
4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones
previstas en el apartado anterior, el órgano competente
comunicará las irregularidades observadas al solicitante,
para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, las
subsane. Si no se subsanasen, la solicitud de inscripción
se tendrá por desistida, procediéndose, en su caso,
conforme establece el apartado 2 del artículo 17. Si la
solicitud no presentara ninguna de estas irregularidades olas
mismas hubieran sido subsanadas, el órgano competente de
la Comunidad Autónoma, si de él se tratara, procederá
conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 17.
5. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española
de Patentes y Marcas examinará la documentación
presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia
de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún
defecto, se declarará en suspenso la tramitación
de la inscripción, notificándolo al interesado para
que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, subsane
los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo
se resolverá la solicitud de inscripción.
6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda
dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación
contenida en la solicitud de inscripción o en los documentos
que la acompañen, podrá exigir al solicitante la
aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas
indicaciones.
7. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá
concediendo o denegando, total o parcialmente,la solicitud de
inscripción. En el caso de denegación se indicarán
sucintamente los motivos de la misma. La resolución recaída
se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial", con mención expresa de los siguientes
datos:
a) Nuevo titular del derecho.
b) Número de expediente.
c) Identificación de los registros afectados.
d) Fecha de resolución.
e) Representante, si hubiere intervenido.
f) El acto que dio origen a la inscripción.
TÍTULO VI
Nulidad y caducidad de la marca
CAPÍTULO I
Nulidad
Artículo 51. Causas de nulidad absoluta.
1. El registro de la marca podrá declararse
nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:
a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley.
b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera
actuado de mala fe.
2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca
registrada es imprescriptible.
3. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya
desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular,
no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando
habiéndose registrado contraviniendo el artículo
5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido
después de su registro un carácter distintivo para
los productos o servicios para los cuales esté registrada
por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su
consentimiento.
Artículo 52. Causas de nulidad relativa.
1. El registro de la marca podrá declararse
nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación
cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6,7,8,9y10.
2. El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso
de una marca posterior registrada durante un período de
cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no
podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior
ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho
anterior para los productos o los servicios para los cuales se
hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de
ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción
será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este
apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse
al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no
pueda invocarse contra la marca posterior.
3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos
cinco años registrada en el momento de presentar la demanda,
solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar,
si así lo solicita el demandado por vía de excepción,
que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha
de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto
de un uso efectivo y real para los productos o servicios para
los que esté registrada y en los que se basa la demanda,
o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos
efectos, la marca se considerará registrada solamente para
los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.
Artículo 53. Extensión de la excepción de
cosa juzgada.
No podrá demandar ante la jurisdicción
civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad
que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo
de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo,
quien hubiera sido parte en el mismo.
Artículo 54. Efectos de la declaración
de nulidad.
1. La declaración de nulidad implica que
el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose
que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido
nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título
V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada
la nulidad.
2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y
perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca
hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad
no afectará:
a) A las resoluciones sobre violación de
la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran
sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaración de
nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad
a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la
medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible
reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del
contrato.
CAPÍTULO II
Caducidad
Artículo 55. Caducidad.
1. Se declarará la caducidad de la marca
y se procederá a cancelar el registro:
a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a
lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.
b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39
de esta Ley.
d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad
o inactividad de su titular, en la designación usual de
un producto o de un servicio para el que esté registrada.
e) Cuando a consecuencia del uso quede ella hubiera hecho el titular
de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para
los productos o servicios para los que esté registrada,
la marca pueda inducir al público a error, especialmente
acerca de la naturaleza, calidad ola procedencia geográfica
de estos productos o servicios.
f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por
otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones
fijadas en el artículo 3 de la Ley. Sólo se declarará
la caducidad y se cancelará el registro mientras persista
este incumplimiento.
En los dos primeros casos la caducidad será
declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas
y en los cuatro siguientes por los Tribunales.
2. Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos
desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que
dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en
que se hubiera realizado su publicación en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial". Serán de aplicación
al efecto retroactivo de la caducidad las previsiones establecidas
en el apartado 2 del artículo 54 de esta Ley.
Artículo 56. Caducidad por falta de renovación.
1. Cuando existan embargos inscritos sobre una
marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular
no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el
levantamiento del embargo o la desestimación definitiva
de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos
procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la
marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de
dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la
acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que
la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina
Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva
de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará
si no hubiere sido renovada.
2. Tampoco caducará una marca por falta
de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro
de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario
podrá solicitar la renovación en nombre de su propietario
en el plazo de un mes a contar desde la finalización del
plazo de demora previsto en el artículo 32.3 de esta Ley.
El titular hipotecario también podrá abonar las
tasas de renovación en el plazo de un mes desde la finalización
del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad
del titular hipotecario en los plazos previstos determinará
la caducidad de la marca.
Artículo 57. Renuncia de la marca.
1. El titular podrá renunciar a toda la
marca o a parte de los productos o servicios para los cuales esté
registrada.
2. La renuncia deberá presentarse ante
la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos
a que se refiere el artículo 1 1, por escrito y sólo
tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas.
Si la solicitud se presentase ante un órgano distinto de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano
que la reciba la remitirá a aquella, junto con la documentación
que la acompañe, en el plazo de cinco días siguientes
a su recepción.
3. No podrá admitirse la renuncia del titular
de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de
compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas,
sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos.
Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una
acción reivindicatoria sobre la marca y no constara el
consentimiento del demandante.
Artículo 58. Caducidad por falta de uso
de la marca.
En la acción de caducidad por falta de
uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar
que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen
causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse
la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración
del período de cinco años a que se refiere el artículo
39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera
iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante,
el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres
meses anterior ala presentación de la demanda de caducidad,
plazo que empezará a correr en fecha no anterior ala de
expiración del período ininterrumpido de cinco años
de no utilización, no se tomará en cuenta si los
preparativos para el inicio o la reanudación del uso se
hubieran producido después de haber conocido el titular
que la demanda de caducidad podría ser presentada.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
Artículo 59. Legitimación.
La acción declarativa de nulidad o caducidad
del registro de la marca podrá ser ejercitada:
a) En los casos previstos en los artículos 51 y 55 c),
d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas,
así como por cualquier persona física o jurídica
o por cualquier agrupación constituida legalmente para
la representación de los intereses de fabricantes, productores,
prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten
afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés
legítimo.
b) En los casos previstos en el artículo 52, por los titulares
de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca,
o por sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores
previstos en la letras a) y b) del artículo 9 de la presente
Ley.
Artículo 60. Nulidad y caducidad parcial.
Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese
para una parte de los productos o servicios para los cuales esté
registrada la marca, su declaración sólo se extenderá
a los productos o servicios afectados.
Artículo 61. Anotaciones regístrales
y ejecutividad y
comunicación de sentencias.
1. Admitida a trámite la demanda de nulidad
o caducidad del registro de la marca, el Tribunal, a instancia
del demandante, librará mandamiento a la Oficina Española
de Patentes y Marcas para que haga anotación preventiva
de la demanda en el Registro de Marcas.
2. Una vez firme la sentencia, la declaración de nulidad
o caducidad del registro de la marca tendrá fuerza de cosa
juzgada frente a todos.
3. La sentencia firme que declare la nulidad o caducidad del registro
de la marca se comunicará, bien de oficio bien a instancia
de parte, a la Oficina Española de Patentes y Marcas para
que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción
del registro y a su publicación en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial".
TÍTULO VII
Marcas colectivas y marcas de garantía
CAPÍTULO I
Marcas colectivas
Artículo 62. Concepto y titularidad.
1. Se entiende por marca colectiva todo signo
susceptible de representación gráfica, de los comprendidos
en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir
en el mercado los productos o servicios de los miembros de una
asociación titular de la marca de los productos o servicios
de otras empresas.
2. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones
de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios
que tengan capacidad jurídica, así como las personas
jurídicas de Derecho público.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.c), podrán
registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que
puedan servir en el comercio para señalar la procedencia
geográfica de los productos o de los servicios. El derecho
conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular
prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o
indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas
leales en materia industrial o comercial; en particular dicha
marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar
una denominación geográfica.
4. La marca colectiva no podrá ser cedida a terceras personas
ni autorizarse su uso a aquéllas que no estén oficialmente
reconocidas por la asociación.
Artículo 63. Reglamento de uso.
1. La solicitud de registro de marca colectiva
deberá ser acompañada de un reglamento de uso, en
el que, además de los datos de identificación de
la asociación solicitante, se especificarán las
personas autorizadas a utilizar la marca, las condiciones de afiliación
a la asociación, las condiciones de uso de la marca, los
motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro
de la asociación y demás sanciones en que puede
incurrir.
2. Si la marca colectiva consistiera en una indicación
de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá
prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan
de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas
por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.
Artículo 64. Denegación de la solicitud.
1. La solicitud de registro de una marca colectiva
será denegada en la forma y por los mismos motivos que
una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto
en los artículos 62 y 63, o cuando el reglamento de uso
sea contrario a la ley, al orden público o alas buenas
costumbres.
2. La solicitud de marca colectiva será también
denegada cuando pueda inducir al público a error sobre
el carácter o la significación de la marca, en particular
cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una
marca colectiva.
3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante
una modificación del reglamento de uso, cumpliere los requisitos
enunciados en los apanados 1 y 2.
Artículo 65. Modificación del reglamento
de uso.
1. El titular de la marca colectiva deberá
someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda
propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimará
la modificación cuando el reglamento de uso modificado
no cumpla los requisitos del artículo 63 o incurra en alguna
de las prohibiciones de registro del artículo 64.
2. La modificación del reglamento de uso surtirá
efectos a partir de su inscripción en la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
Artículo 66. Causas de nulidad.
Además de por las causas de nulidad previstas
en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad
del registro de una marca colectiva cuando hubiera sido registrada
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 64, salvo que
el titular de la marca, por una modificación del reglamento
de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.
Artículo 67. Causas de caducidad.
El registro de una marca colectiva caducará,
además de por las causas previstas en el artículo
55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y
así se declare en sentencia firme:
a) Que el titular ha negado arbitrariamente el
ingreso en la asociación a una persona capacitada para
ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial
del reglamento de uso de la marca. En el caso de inadmisión
de una persona en la asociación, el Tribunal podrá,
en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar
la caducidad, condenando al titular a admitir en la asociación
a la persona arbitrariamente excluida.
b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir
que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento
de uso.
c) Que a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca
se ha hecho susceptible de inducir al público a error en
el sentido del apartado 2 del artículo 64.
d) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de
uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo
65, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación
del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por
dichas disposiciones.
CAPÍTULO II
Marcas de garantía
Artículo 68. Concepto.
1. Se entiende por marca de garantía todo
signo susceptible de representación gráfica, de
los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad
de empresas bajo el control y autorización de su titular,
que certifica que los productos o servicios a los que se aplica
cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne
a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones
técnicas o modo de elaboración del producto o de
prestación del servicio.
2. No podrán solicitar marcas de garantía quienes
fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos
o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse
la citada marca.
3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 62.
Artículo 69. Reglamento de uso.
1. La solicitud de registro de una marca de garantía
deberá ser acompañada de un reglamento de uso en
el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar
la marca, las características comunes de los productos
o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán
estas características, los controles y vigilancia del uso
de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en
que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon
que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca.
2. El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente
por el órgano administrativo competente en atención
a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca
de garantía se refiere. El informe se entenderá
favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud
sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido.
En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso,
la solicitud de registro de la marca de garantía previa
audiencia del solicitante.
3. Si la marca de garantía consistiera
en una indicación de procedencia geográfica, el
reglamento de uso deberá prever que cualquier persona,
cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica
y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá
utilizar la marca.
Artículo 70. Denegación de la solicitud.
1. La solicitud de registro de una marca de garantía
será denegada en la forma y por los mismos motivos que
una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto
en los artículos 68 y 69, o cuando el reglamento de uso
sea contrario a la ley, al orden público o alas buenas
costumbres.
2. La solicitud de marca de garantía será también
denegada cuando pueda inducir al público a error sobre
el carácter o la significación de la marca, en particular
cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una
marca de garantía.
3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante
una modificación del reglamento de uso, cumpliere los requisitos
enunciados en los apartados 1 y 2.
Artículo 71. Modificación del reglamento
de uso.
1. El titular de la marca de garantía deberá
someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda
propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimará
la modificación cuando el reglamento de uso modificado
no cumpla los requisitos del artículo 69 o incurra en alguna
de las prohibiciones del artículo 70.
2. La modificación del reglamento de uso surtirá
efectos a partir de su inscripción en la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
Artículo 72. Causas de nulidad.
Además de por las causas de nulidad previstas
en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad
del registro de una marca de garantía cuando hubiera sido
registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70,
salvo que el titular de la marca, por una modificación
del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de los citados
preceptos.
Artículo 73. Causas de caducidad.
El registro de una marca de garantía caducará,
además de por las causas previstas en el artículo
55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y
así se declare en sentencia firme:
a) Que el titular ha negado arbitrariamente el
uso de la marca a una persona capacitada para ello o ha incumplido
cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso
de la marca. En el caso de denegación injustificada del
uso de la marca, el Tribunal podrá, en atención
a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando
al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente
excluida.
b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir
que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento
de uso.
c) Que, a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca
se ha hecho susceptible de inducir al público a error en
el sentido del apartado 2 del artículo 70.
d) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de
uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo
71, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación
del reglamento de uso,
se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios
que él mismo o una persona que esté económicamente
vinculada con él fabrique o suministre.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
Artículo 74. Carácter público
del reglamento de uso.
El reglamento de uso de las marcas colectivas
o de garantía depositado en la Oficina Española
de Patentes y Marcas podrá ser libremente consultado por
cualquier persona, sin sujeción a pago de tasa.
Artículo 75. Uso de la marca.
La exigencia de uso de las marcas colectivas y
de garantía se entenderá cumplida por el uso que
cualquier persona facultada haga conforme al artículo 39
de esta Ley.
Artículo 76. Ejercicio de acciones.
1. Las acciones derivadas del registro de una
marca colectiva o de garantía no podrán ser ejercidas
por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo autorización
expresa del titular o disposición contraria del reglamento
de uso.
2. El titular de una marca colectiva o de garantía podrá
reclamar, por cuenta de las personas facultadas para utilizar
la marca, la reparación del daño que éstas
hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.
Artículo 77. Prohibición temporal
de registrar marcas colectivas o de garantía canceladas.
Las marcas colectivas y de garantía cuyo
registro haya sido cancelado por cualquiera de las causas previstas
en esta Ley no podrán ser registradas en relación
con productos o servicios idénticos o similares durante
un plazo de tres años a contar desde el día en que
fue publicada la cancelación del registro de la marca o,
si hubieran caducado por falta de renovación, desde el
día en que concluyó el plazo de demora para renovar
el registro.
Artículo 78. Normas aplicables.
Las normas de la presente Ley relativas a las
marcas individuales se aplicarán a las marcas colectivas
y de garantía, salvo disposición contraria prevista
en el presente Título.
TÍTULO VIII
Marcas internacionales
Artículo 79. Solicitud de extensión
territorial a España.
Siempre que el titular lo solicite expresamente,
el registro internacional de una marca efectuado al amparo del
Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril
de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado
en lo sucesivo "Arreglo de Madrid"), del Protocolo concerniente
al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en lo sucesivo
"Protocolo") o de ambos, extenderá sus efectos
en España.
Artículo 80. Denegación y concesión
de la protección
en España.
1. Se podrá denegar la protección
de la marca internacional en España, de acuerdo con el
artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5
del Protocolo.
2. A efectos de la concesión o denegación serán
aplicables al registro de la marca internacional, en lo que proceda,
los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el apartado
4 del artículo 29.
3. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo
18, queda reemplazada, para las marcas internacionales, por la
publicación que la Oficina Internacional efectúa
en su gaceta periódica conforme a lo previsto en el artículo
3.4) del Arreglo de Madrid o en el artículo 3.4) del Protocolo.
La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará
en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"
una mención de la referida publicación de la Oficina
Internacional.
4. El plazo de oposición establecido en el artículo
19.2 empezará a contar a partir de la publicación
en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"
de la mención a que se refiere el apartado anterior.
5. La denegación de la protección provisional, en
el supuesto previsto por el artículo 21.1, o definitiva,
en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán
notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos
por el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente
a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo "Reglamento común
al Arreglo y al Protocolo").
Artículo 81. Presentación de la
solicitud de registro
internacional.
1. La solicitud se presentará por el titular
de una marca registrada en España, al amparo del Arreglo
de Madrid, o por el titular o el mero solicitante de una marca,
al amparo del Protocolo, en el órgano que resulte competente,
de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo
1 1.
2. Al solicitarse el registro internacional, su renovación,
o la inscripción de cualquier modificación se satisfará
una tasa nacional, sin cuyo pago no será tramitada.
Artículo 82. Examen preliminar de la solicitud
internacional.
1. Recibida la solicitud de registro internacional,
el órgano competente examinará:
a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial
previsto por el Reglamento común al Arreglo y al Protocolo.
b) Si la tasa nacional ha sido pagada.
2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos requisitos, se
notificará al solicitante los defectos observados, para
que, en el plazo que reglamentariamente se determine, los subsane.
Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida
la solicitud. Si la solicitud no presentara ninguno de estos defectos
o los mismos hubieran sido subsanados, el órgano competente
otorgará como fecha de la solicitud de registro internacional
la fecha en que recibió la solicitud o la subsanación
de ésta, según proceda, y la transmitirá,
con todo lo actuado, a la Oficina Española de Patentes
y Marcas dentro de los cinco días siguientes.
3. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes
y Marcas, como Oficina de origen, examinará si:
a) El solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional
de acuerdo con los artículos 1 y 2 del Arreglo de Madrid
o, en su caso, del artículo 2 del Protocolo.
b) Las indicaciones que figuran en la solicitud internacional
se corresponden con las del registro nacional o, en su caso, con
las de la solicitud de registro nacional, a los efectos de certificar
esa conformidad según establece el artículo 3.1)
del Arreglo de Madrid o, en su caso, el artículo 3.1) del
Protocolo.
4. En el caso de que la solicitud internacional
carezca de alguno de los requisitos examinados, la Oficina Española
de Patentes y Marcas notificará los defectos al solicitante
requiriéndole para que los subsane en el plazo reglamentariamente
establecido. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo
por desistida la solicitud.
5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente,
la Oficina Española de Patentes y Marcas indicará
como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha
en que recibió la subsanación.
Artículo 83. Transformación de un
registro internacional.
1. Un registro internacional cancelado en virtud
del artículo 6.4 del Protocolo podrá ser transformado
en una solicitud de marca nacional para productos o servicios
cubiertos en España por dicho registro internacional si
dicha solicitud se dirige a la Oficina Española de Patentes
y Marcas en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de
cancelación de dicho registro internacional.
2. El peticionario de la transformación
deberá presentar una solicitud de registro nacional conforme
a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. Esta
solicitud incluirá, además, los siguientes datos:
a) Indicación de que se trata de una solicitud
de transformación.
b) Número y fecha del registro internacional
en que se basa.
c) Indicación de si dicho registro está
concedido o pendiente de concesión en España.
d) Domicilio en España a efectos de notificaciones,
de conformidad con el artículo 29.4.
A la solicitud de registro deberá adjuntarse
una certificación de la Oficina Internacional en la que
se indique la marca y los productos o servicios para los cuales
la protección del registro internacional había tenido
efectos en España antes de su cancelación. Esta
certificación se acompañará de su traducción
al castellano.
3. La solicitud de transformación se considerará
presentada en la fecha del registro internacional o de la extensión
posterior para España, según proceda, y, si tenía
prioridad, gozará de este derecho. En lo demás,
la solicitud de transformación se tramitará como
una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud
de transformación se refiriera a una marca internacional
ya concedida en España, se acordará sin más
trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele
las disposiciones del artículo 22.4. Contra este acuerdo
no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de
prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá
fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para
la válida transformación o concesión directa
del registro internacional solicitado.
4. A los efectos de lo previsto en los artículos
31 y 32 de la presente Ley, se considerará como fecha de
presentación la del día en que la solicitud de transformación
hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes
y Marcas o, en su caso, la prevista en el artículo 16.3
de esta Ley.
TÍTULO IX
Marcas comunitarias
Artículo 84. Presentación de una
solicitud de marca comunitaria ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
La presentación de una solicitud de marca
comunitaria en la Oficina Española de Patentes y Marcas,
al amparo del artículo 25.1 .b) del Reglamento (CE) 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,
dará lugar al pago de la tasa correspondiente. La Oficina
Española de Patentes y Marcas indicará la fecha
de recepción de la solicitud y el número de páginas
que la compongan, transmitiéndola ala Oficina de Armonización
del Mercado Interior, si la tasa anteriormente señalada
hubiera sido satisfecha.
Artículo 85. Declaración posterior
de la caducidad o nulidad.
Cuando una marca comunitaria se beneficie de la
antigüedad de una marca anterior con efectos en España,
se podrá declarar la caducidad o nulidad de esta marca
anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta
de renovación, renuncia del titular o impago de las tasas
de mantenimiento, en su caso.
Artículo 86. Transformación de la
marca comunitaria.
1. El procedimiento de transformación de
una solicitud o de una marca comunitaria en solicitud de marca
nacional se iniciará con la recepción por la Oficina
Española de Patentes y Marcas de la petición de
transformación que le transmita la Oficina de Armonización
del Mercado Interior.
2. En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepción
de la petición de transformación por la Oficina
Española de Patentes y Marcas, el solicitante deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Abonar las tasas establecidas en el artículo
12.2 de esta Ley.
b) Presentar una traducción al castellano de la petición
de transformación y de los documentos que la acompañan
cuando no estén redactados en este idioma.
c) Designar un domicilio en España a efectos de notificaciones,
de conformidad con el artículo 29.4.
d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere
gráfica o contuviere elementos gráficos.
3. Si en el plazo previsto en el apartado anterior
no se cumplieran los requisitos exigidos en el mismo, la solicitud
de transformación se tendrá por desistida. Si los
requisitos fueran cumplidos, la Oficina Española de Patentes
y Marcas resolverá sobre la admisibilidad de la transformación
solicitada conforme a lo previsto en los artículos 108.2
y 110.1 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria.
4. La solicitud de transformación se considerará
presentada en la fecha de presentación que se le hubiere
otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si tenía
prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos
derechos. Por lo demás, la solicitud de transformación
se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante,
si la solicitud de transformación se refiriera a una marca
comunitaria ya registrada, se acordará sin más trámite
su concesión como marca nacional, aplicándosele
las disposiciones del artículo 22.4, salvo que, debido
ala renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa
provocada por su titular, hubiera quedado
pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo
de nulidad o caducidad capaz de afectar ala protección
de la marca en España, en cuyo caso se tramitará
como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesión
directa previsto en este apartado no podrá formularse recurso
basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas,
pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los
requisitos exigidos para la válida transformación
o concesión directa de la marca comunitaria solicitada.
5. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32
de la presente Ley, se considerará como fecha de presentación
la del día en que la solicitud de transformación
hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes
y Marcas.
TÍTULO X
Nombres comerciales
Artículo 87. Concepto y normas aplicables.
1. Se entiende por nombre comercial todo signo
susceptible de representación gráfica que identifica
a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para
distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades
idénticas o similares.
2. En particular, podrán constituir nombres comerciales:
a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las
denominaciones de las personas jurídicas.
b) Las denominaciones de fantasía.
c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
d) Los anagramas y logotipos.
e) Las imágenes, figuras y dibujos.
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter
enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.
3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo,
serán de aplicación al nombre comercial, en la medida
en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas
de la presente Ley relativas a las marcas.
Artículo 88. Prohibiciones de registro.
No podrán registrarse como nombres comerciales
los signos siguientes:
a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes
con el artículo 87.
b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del
artículo 5 de la presente Ley.
c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los
previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley.
Artículo 89. Clasificación y tasas
aplicables.
1. En la solicitud de registro deberán
especificarse las actividades que pretendan distinguirse con el
nombre comercial solicitado, agrupándolas por clases conforme
a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios,
según se trate de actividades de prestación de servicios
o de actividades de producción o comercialización
de productos.
2. La solicitud y la renovación del nombre comercial estarán
sometidas al pago de las tasas correspondientes, según
el número de clases que comprenda, en los mismos términos
que las marcas.
Artículo 90. Derechos conferidos por el
registro.
El registro del nombre comercial confiere a su
titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico
económico en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 91. Nulidad y caducidad del nombre
comercial.
1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza,
se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma
y por las mismas causas previstas para las marcas y, además,
cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en
el artículo 88 de la presente Ley.
2. Se declarará la caducidad del nombre comercial en la
forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre
que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.
Disposición adicional primera. Jurisdicción
y normas procesales.
Las normas vigentes contenidas en el Título
XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, respecto
de las patentes serán de aplicación alas distintas
modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley,
en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza,
a excepción del artículo 128 de dicha Ley.
Disposición adicional segunda. Tasas.
Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que
se refiere el apartado 4 del artículo 1 1 de la Ley 17/1975,
de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo
"Registro de la Propiedad Industrial", serán,
en materia de signos distintivos, las previstas en el anexo de
la presente Ley.
Disposición adicional tercera. Modificación
de la Ley de Patentes.
1. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo
125 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, con la redacción
siguiente:
"En el caso de acciones por violación
del derecho de patente, también será competente,
a elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere
el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se
hubiera realizado la violación o se hubieran producido
sus efectos."
2. El artículo 155 de la Ley 11/1986, de
20 de marzo, de Patentes, queda redactado de la siguiente forma:
"1. Podrán actuar ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas:
a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo
previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.
2. Los no residentes en un Estado miembro de la
Comunidad Europea deberán actuar, en todo caso, mediante
Agente de la Propiedad Industrial."
Disposición adicional cuarta. Cumplimiento de trámites.
Cuando un plazo para evacuar un trámite
de un procedimiento en materia de propiedad industrial expire
en sábado, el trámite de que se trate se podrá
efectuar válidamente en el primer día hábil
siguiente a ese sábado.
Disposición adicional quinta. Plazos de
resolución de los procedimientos.
Los plazos máximos de resolución
de los procedimientos regulados en esta Ley se computarán
desde la fecha de recepción en la Oficina Española
de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y serán
los siguientes:
a) Concesión de signos distintivos: doce meses si la solicitud
no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte
meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores.
b) Renovación de signos distintivos: ocho meses si no se
produjera ningún suspenso y doce meses en caso contrario.
c) Inscripción de cesiones, derechos reales, licencias
contractuales y otras modificaciones de derechos o de asientos
registrales: seis meses si no concurriera ningún suspenso
y ocho meses si concurriera esta circunstancia.
d) Restablecimiento de derechos: seis meses.
e) Transformación de registros internacionales: cinco meses
si la solicitud de transformación se refiere a una marca
internacional ya concedida en España, y el establecido
para el procedimiento de concesión de marcas nacionales,
en caso contrario.
f) Transformación de marcas comunitarias: cinco meses si
la solicitud de transformación se refiere a una marca comunitaria
ya registrada y el establecido para el procedimiento de concesión
de marcas nacionales en caso contrario. En este caso, el plazo
se computará desde la fecha en la que el solicitante cumpla
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
86 de esta Ley.
g) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial
que no esté sometido a un plazo específico de resolución:
veinte meses.
Disposición adicional sexta. "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial".
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas
publicará periódicamente el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial" en el que se insertarán
las solicitudes, resoluciones y notificaciones relativas al servicio
y a los procedimientos de las distintas modalidades de propiedad
industrial, conforme a lo que se disponga en sus respectivas legislaciones.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá
a disposición del público el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial" en soporte informático
que haga posible su lectura.
Disposición adicional séptima. Aplicación
del restablecimiento de derechos a las demás modalidades
registrales de propiedad industrial.
1. Las normas contenidas en el artículo
25 de la presente Ley serán de aplicación, en todo
aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a las
patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos
semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos.
2. Además de las excepciones previstas
en el apartado 5 del artículo 25, tampoco será aplicable
el restablecimiento de derechos a los plazos contemplados en los
apartados 1 y 2 del artículo 33 y en el apartado 2 del
artículo 39 de la Ley 1 1/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
Disposición adicional octava. Utilización
de medios electrónicos.
1. Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología
para que en el plazo de dos años determine, en colaboración
con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias
en la materia, los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio
de documentación entre la Oficina Española de Patentes
y Marcas, los órganos competentes, en su caso, de las Comunidades
Autónomas y los usuarios de sus servicios podrán
o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte
electrónico. Las condiciones generales, requisitos y características
técnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos,
serán fijadas por resolución del Director general
de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. Una vez se establezcan las condiciones generales, requisitos
y características técnicas de presentación
de solicitudes en soporte magnético o por medios telemáticos,
quedará reducido en un 1 5 por ciento el importe de las
tasas de solicitud de registro, división de la solicitud
y de renovación, en el supuesto en que los interesados
presenten dichas solicitudes en soporte magnético o por
medios telemáticos.
Disposición adicional novena. Comunicación
de signos protegidos.
A los efectos del examen de fondo de las prohibiciones
absolutas que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes
y Marcas, deberá comunicársele a esta Oficina:
a) Por el órgano competente del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, las denominaciones
de origen, las indicaciones geográficas protegidas y las
denominaciones de las variedades vegetales protegidas.
b) Por el órgano competente del Ministerio de Sanidad y
Consumo la publicación que, en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 25/1990, de
20 de diciembre, del Medicamento, efectúa de la lista de
denominaciones oficiales españolas de las sustancias autorizadas
en España, así como la publicación que realiza
la Organización Mundial de la Salud de las denominaciones
comunes internacionales.
c) Por los órganos competentes de las distintas Administraciones
públicas, los signos de interés público que,
conforme a lo previsto en la letra k) del artículo 5.1,
hayan de ser protegidos.
Disposición adicional décima. Régimen
contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos
efectuadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
1. Las consultas que efectúe la Oficina
Española de Patentes y Marcas a bases de datos nacionales
o extranjeras sobre desarrollo tecnológico o, en general,
sobre propiedad industrial, no requerirán la celebración
de contratos en los términos previstos en el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.
2. La utilización de esas bases de datos requerirá
la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto
de gastos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El pago a los proveedores por las consultas efectuadas a dichas
bases de datos podrá realizarse mediante expediente de
pagos a justificar.
Disposición adicional undécima.
Prestación de servicios de información por medio
de redes de comunicación telemática.
La Oficina Española de Patentes y Marcas,
en colaboración con las Comunidades Autónomas, podrá
poner a disposición a través de redes de comunicación
telemática con carácter gratuito el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial", así como información
sobre la situación jurídica de los expedientes,
sobre identidades y parecidos entre signos distintivos, sobre
patentes, modelos de utilidad y diseño industrial, sobre
el archivo histórico y, en general, sobre aspectos relacionados
con la propiedad industrial cuya divulgación se estime
conveniente por razones de información tecnológica,
difusión de la propiedad industrial u otra justificada.
Disposición adicional duodécima.
Aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Los procedimientos administrativos en materia
de propiedad industrial y, en particular, los procedimientos de
registro, renovación e inscripción de cesiones de
derechos y demás actos registrales se regirán por
su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Disposición adicional decimotercera. Modificación
de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo
autónomo "Registro de la Propiedad Industrial".
1. Se modifica el número 1 del artículo
3.° de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación
del Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial",
que quedará redactado como sigue: "1. El Presidente
del Organismo."
2. Se modifica el artículo 4.° de la Ley 17/1975, de
2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo
"Registro de la Propiedad Industrial", que quedará
redactado como sigue:
"Art. 4.° 1. El Presidente del Organismo será
el Subsecretario del Ministerio de adscripción de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
2. Son facultades del Presidente del Organismo:
a) Definirla política del Organismo y establecer las directrices
de su actuación.
b) Aprobar la gestión del Director del Organismo.
c) Conocer el funcionamiento de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por medio de los informes que periódicamente
rinda el Director.
d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos,
así como la liquidación anual del mismo.
e) Aprobar la memoria anual de actividades del Organismo.
f) Adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos que por su
naturaleza e importancia sean sometidos a su conocimiento."
3. Se modifica el artículo 5.° de la
Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo
autónomo "Registro de la Propiedad Industrial",
que quedará redactado como sigue:
"Art. 5.° 1. El Director de la Oficina Española
de Patentes y Marcas será el ejecutor de las directrices
marcadas por el Presidente del Organismo y ostentará la
representación legal del Organismo y las facultades efectivas
de dirección y gestión de los servicios; tendrá
a su cargo la vigilancia y fiscalización de todas las dependencias
del Organismo; resolverá los asuntos propios de la competencia
del mismo, y sus resoluciones en las materias de propiedad industrial
de las que sea competente pondrán fin a la vía administrativa.
2. El nombramiento del Director de la Oficina Española
de Patentes y Marcas se efectuará por Real Decreto a propuesta
del Ministro del Departamento de adscripción del Organismo."
Disposición adicional decimocuarta. Prohibición
de otorgamiento de Denominaciones de personas jurídicas
que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial
notorios o renombrados.
Los órganos registrales competentes para
el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas
jurídicas denegarán el nombre o razón social
solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión
con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los
términos que resultan de esta Ley, salvo autorización
del titular de la marca o nombre comercial.
Disposición adicional decimoquinta. Cooperación
de la Oficina Española de Patentes y Marcas con Organizaciones
Internacionales y Oficinas extranjeras.
Las actividades de formación y cooperación
realizadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas
en colaboración con Organizaciones Internacionales y las
que tenga con Oficinas de Propiedad Industrial extranjeras o sus
trabajadores como beneficiarios, que pudieran ser consideradas
como ayudas o subvenciones, no tendrán que estar precedidas
por el trámite de publicidad y concurrencia.
Disposición adicional decimosexta. Proyecto
de Ley de nombres de dominio en la red.
El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios
y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso
de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos
en el dominio en la red de país de primer nivel ".es".
La regulación se inspirará, entre otros, en los
criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la
legislación de propiedad industrial.
Disposición adicional decimoséptima.
Extinción de sociedades por violación del derecho
de marca.
Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera
el cambio de denominación social y éste no se efectuara
en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta
de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio
a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 44 de esta Ley.
Disposición adicional decimoctava. Proyecto de Ley de denominaciones
de personas jurídicas.
El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios
y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso
de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de
las denominaciones sociales de las entidades jurídicas.
Disposición adicional decimonovena. Proyecto
de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas.
Por el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los
estudios y consultas que fueren necesarios, se procederá
a remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley regulador
de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas que sustituya ala vigente Ley 25/1970, de 2 de diciembre,
del Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes.
Disposición transitoria primera. Régimen
transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales
y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme
ala legislación anterior.
Disposición transitoria segunda. Aplicación
de la presente Ley a los derechos ya registrados.
1. Las marcas y nombres comerciales concedidos
durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán
por la presente Ley, salvo en lo que se dispone en los apartados
siguientes.
2. Las marcas y nombres comerciales concedidos conforme al Estatuto
de la Propiedad Industrial que no hubieran sido renovados durante
la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 seguirán, en cuanto
a su renovación y pago de quinquenios las siguientes normas:
a) La primera renovación que se efectúe de los mismos,
tras la entrada en vigor de la presente Ley, se presentará
dentro de los seis meses anteriores al término de los veinte
años de su vida legal y se ajustará a lo previsto
en el artículo 32. Esta renovación se otorgará
por diez años contados desde la fecha de presentación
de la solicitud inicial de registro. Las renovaciones posteriores
se efectuarán conforme alas previsiones de esta Ley.
b) Hasta la primera renovación que se efectúe tras
la entrada en vigor de la presente Ley, estas marcas y nombres
comerciales estarán sujetos, bajo sanción de caducidad,
al pago de los quinquenios correspondientes. A estos efectos,
la fecha de vencimiento de los quinquenios será el último
día del mes en que se cumpla cada quinto aniversario de
la fecha de concesión del registro, debiendo efectuarse
el pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores ala
fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.
3. Las marcas y nombres comerciales no comprendidos en el apartado
anterior, cuya concesión hubiera sido publicada o cuya
última renovación hubiera sido solicitada bajo la
vigencia de la Ley de Marcas de 1988, pero antes de la entrada
en vigor de la Ley 14/1999, de Tasas y Precios Públicos
por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, estarán
sujetos, hasta la primera renovación que efectúen
tras la entrada en vigor de la presente Ley, al pago de los quinquenios
correspondientes, bajo sanción de caducidad. A estos efectos,
la fecha de vencimiento del segundo quinquenio
será el último día del mes
en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de presentación
de la solicitud inicial de registro, debiendo efectuarse el pago
correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la fecha
de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.
4. La cuantía de los quinquenios a que se refieren los
apartados anteriores será la prevista en la tarifa 1.1
1 del anexo de la presente Ley. Finalizado el plazo para el pago
del quinquenio correspondiente, sin haberse satisfecho su importe,
podrá abonarse el mismo con un recargo del 25 por ciento
dentro de los tres primeros meses y de un 50 por ciento dentro
de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de
demora.
Disposición transitoria tercera. Régimen
transitorio de los rótulos de establecimiento registrados.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la presente
disposición transitoria, los rótulos de establecimiento,
mientras dure su vigencia registra¡ y en la medida en que
no sea incompatible con su propia naturaleza, se regirán
por las normas de esta Ley.
2. Los rótulos de establecimiento continuarán temporalmente
su existencia registra¡ de acuerdo con lo que se dispone
a continuación:
a) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de
la presente Ley, los rótulos de establecimiento que se
hallen vigentes podrán ser renovados por un período
de siete años a contar desde la entrada en vigor de la
citada Ley. Esta solicitud de renovación deberá
acompañarse del justificante de pago del 50 por ciento
de la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del
anexo, para una sola clase. Cuando la renovación del rótulo
de establecimiento sólo comprenda municipios ubicados en
una única Comunidad Autónoma, la solicitud de renovación
se presentará ante los órganos competentes de dicha
Comunidad, a los que corresponderá su resolución
y anotación registra¡ pertinente, sin perjuicio de
la oportuna comunicación a la Oficina Española de
Patentes y Marcas, en el plazo de cinco días, tanto de
la presentación de la solicitud de renovación como
de la resolución adoptada, a efectos de su anotación
registra¡. La Oficina Española de Patentes y Marcas,
previa petición de los órganos autonómicos
competentes, remitirá copia de estos expedientes de rótulo
de establecimiento. Las tasas que han de abonarse por la renovación
de estos rótulos serán percibidas por las Comunidades
Autónomas competentes y se abonarán en la forma
que las mismas dispongan.
b) Los rótulos de establecimiento que no hubieran sido
renovados conforme a lo previsto en la letra anterior o aquellos
que resulten concedidos con posterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley, en virtud de lo establecido en la disposición
transitoria primera, continuarán su existencia registral
hasta la conclusión del período de diez o veinte
años por el que hubieran sido concedidos o renovados por
última vez. Los rótulos de establecimiento, comprendidos
en esta letra, que estuvieran sometidos al pago de quinquenios,
deberán abonar éstos, bajo sanción de caducidad,
en el plazo previsto en el apartado 2.b) o en el apartado 3 de
la disposición transitoria segunda, según la legislación
bajo la que hubieran sido concedidos o renovados por última
vez. El apartado 4 de la citada disposición transitoria
será también de aplicación.
Transcurrido el período de vigencia registra¡ previsto
en las letras anteriores, el registro de los rótulos de
establecimiento será definitivamente cancelado, pasando
a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal,
conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y por lo dispuesto
en la disposición transitoria siguiente.
3. Mientras dure la vigencia registra¡ de los rótulos
de establecimiento:
a) No podrán registrarse como marcas o nombres comerciales
los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento
anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas
actividades que los productos, servicios o actividades para los
que se solicitan la marca o nombre comercial. A estos efectos,
el titular del rótulo de establecimiento podrá oponerse
al registro de dichos signos conforme a lo previsto en el artículo
19 o solicitar la nulidad de los mismos si hubiesen sido registrados
en contravención de lo dispuesto en este párrafo.
b) Podrá declararse la nulidad o caducidad de un rótulo
de establecimiento en la forma y por las mismas causas previstas
para las marcas. Su nulidad podrá declararse además
cuando hubiere sido registrado a pesar de no distinguirse suficientemente
de una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento,
en este caso, para el mismo término municipal, que sean
anteriores y para productos, servicios o actividades idénticos
o similares.
Disposición transitoria cuarta. Protección
extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente
cancelados.
1. El titular o causahabiente de un rótulo
de establecimiento que hubiere sido cancelado definitivamente
en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 de la disposición transitoria tercera, podrá
oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término
municipal para el que hubiere estado protegido registralmente,
si dichos signos distintivos fueran posteriores e incompatibles
con dicho rótulo en los términos establecidos en
la letra a) del apartado 3 de la disposición transitoria
tercera.
2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular
del rótulo de establecimiento hubiere tolerado, teniendo
conocimiento de ello, el uso de la marca o nombre comercial en
el término municipal en el que dicho rótulo tiene
protección, durante cinco años consecutivos, a no
ser que la solicitud de estos signos distintivos se hubiera efectuado
de mala fe.
3. Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente
no podrán oponerse al uso de los rótulos de establecimiento
contemplados en el apartado 1, incluso si los mismos, por aplicación
del apartado anterior, no pudieran ya ser alegados contra dichas
marcas o nombres comerciales posteriores.
4. Los derechos concedidos en esta disposición transitoria
se extinguirán a los veinte años de haber sido cancelado
el registro conforme a lo previsto en el último párrafo
del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, o
si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por
un plazo ininterrumpido de tres años.
Disposición transitoria quinta. Inicio
de las actividades regístrales de los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas que estatutariamente
tuvieran atribuida la competencia para la ejecución de
la legislación de propiedad industrial, previa coordinación
con la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicarán
en sus respectivos Boletines Oficiales la fecha a partir de la
cual iniciará su funcionamiento el órgano competente
de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme
a lo previsto en esta Ley. Hasta la entrada en funcionamiento
de dichos órganos, las funciones registrales que los mismos
tienen atribuidas serán ejecutadas por la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
Disposición transitoria sexta. Clasificación
de los nombres comerciales.
1. En la primera renovación que se produzca
tras la entrada en vigor de la presente Ley, los nombres comerciales
concedidos bajo la legislación anterior se clasificarán
conforme a lo previsto en el artículo 89 de esta Ley.
2. El solicitante de la renovación deberá presentar
su propuesta de clasificación sin modificar el tenor literal
de la lista de actividades, aunque podrá reordenarlas o
renunciar a las que estime oportunas. En caso de que la Oficina
Española de Patentes y Marcas no considerara correcta la
clasificación presentada, propondrá al interesado
una nueva clasificación para que, en el plazo que reglamentariamente
se determine, se pronuncie sobre la misma. Transcurrido este plazo,
la Oficina Española de Patentes y Marcas, haya contestado
o no el interesado, resolverá.
3. Por esta primera renovación se abonará la tasa
de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para
una sola clase. Las renovaciones posteriores quedarán sujetas
al pago de la tasa de renovación en la cuantía que
corresponda, según el número de clases que comprenda
la solicitud de renovación.
Disposición transitoria séptima.
Fusión de registros.
A petición del interesado en la primera
renovación que se produzca tras la entrada en vigor de
la presente Ley, podrán unificarse en un único registro
las marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislación
anterior, siempre que concurra identidad de titular, de signo
y de fecha de presentación y se abonen las tasas de solicitud
de renovación suplementarias correspondientes. Reglamentariamente
se determinará el procedimiento de fusión.
Disposición transitoria octava. Caducidad
por falta de pago de quinquenios.
El artículo 56 de la presente Ley será
aplicable a las marcas, nombres comerciales y rótulos de
establecimiento cuando hubiera de declararse la caducidad de los
mismos por la ausencia de pago de los quinquenios de mantenimiento.
Disposición derogatoria única.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual
o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto
en la presente Ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) La Ley 32/1988, del 0 de noviembre, de Marcas.
b) Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real
Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por
Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley
por la de 16 de septiembre de 1931, el capítulo II del
Título XI, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales
y rótulos de establecimiento.
c) De la Ley 1 7/1975, de 2 de mayo, sobre creación del
Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial",
el apartado 4 del artículo 1 1 en cuanto afecta a las marcas,
nombres comerciales y rótulos de establecimiento y la letra
b) del párrafo segundo del apartado 5 del artículo
11.
d) El artículo segundo del Real Decreto-ley
8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad
industrial.
e) De la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos
por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, las
disposiciones adicionales sexta y séptima y la disposición
transitoria segunda.
Disposición final primera. Título
competencial.
La presente Ley se dicta en virtud de la competencia
estatal en materia de legislación sobre propiedad industrial,
prevista por el artículo 149.1. 9.e de la Constitución.
Disposición final segunda. Desarrollo de
la Ley.
Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas
disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente
Ley sean necesarias.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 31
de julio de 2002, salvo lo previsto en el Título V, artículo
85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima,
undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación
en el "Boletín Oficial del Estado".
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,
que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 7 de diciembre de 2001.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
ANEXO
Las tasas previstas en la disposición adicional
segunda serán las siguientes:
TARIFA PRIMERA
Adquisición, defensa y mantenimiento de
derechos
1.1 Tasa de solicitud de registro:
a) De una marca o nombre comercial. Por cada clase
solicitada: 134,39 euros (22.360 pesetas).
b) De una marca de garantía o colectiva. Por cada clase
solicitada: 268,77 euros (44.720 pesetas).
c) De un registro internacional (tasa nacional): 36,06 euros (6.000
pesetas).
d) De una marca comunitaria (tasa de recepción y transmisión):
24,04 euros (4.000 pesetas).
1.2 Tasa de división. Por cada solicitud
o registro divisional resultante: 51,09 euros (8.500 pesetas).
1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 89,01 euros (14.810
pesetas).
1.4 Tasa de solicitudes que no tengan señalada una tasa
específica: 44,50 euros (7.405 pesetas).
1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada:
19,05 euros (3.1 70 pesetas).
1.6 Modificaciones: por la modificación de la clase, modalidad,
distintivo, lista de productos o servicios, del
reglamento de uso o, en general, por cualquier
modificación del expediente autorizada por la Ley, ya sea
de la solicitud o del registro de la marca, ya se efectúe
de modo espontáneo o como consecuencia de un suspenso decretado
de oficio: 21,55 euros (3.585 pesetas).
1.7 Oposiciones: Por formulación de oposición: 38,56
euros (6.410 pesetas).
1.8 Tasas de la renovación del registro:
a) De una marca o nombre comercial. Por cada clase
renovada: 155,60 euros (25.890 pesetas).
b) De una marca de garantía o colectiva. Por cada clase
renovada: 312,53 euros (52.000 pesetas).
1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas
de renovación y quinquenios sucesivos (régimen transitorio),
los recargos serán del 25 por 100, dentro de los tres primeros
meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta
el máximo de seis meses de demora.
1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por
la presentación de un recurso o solicitud de revisión:
89,01 euros (14.810 pesetas).
1.11 Quinquenios sucesivos (régimen transitorio):
69,54 euros (1 1.570 pesetas).
TARIFA SEGUNDA
Inscripción de cesión de derechos
y otras modificaciones
2.1 Por la inscripción o cancelación
de cambios en la titularidad, licencias, derechos reales, opciones
de compra u otras trabas o medidas cautelares o de ejecución.
Por cada registro afectado: 28,24 euros (4.698 pesetas) [hasta
un máximo de 6.010,12 euros (1.000.000 de pesetas)].
2.2 Por la inscripción del cambio del nombre del titular
o del nombre y/o de la dirección del representante, y por
la inscripción de un nuevo representante o de un poder
general de representación. Por cada registro afectado 14,12
euros (2.350 pesetas) [hasta un máximo de 2.404,05 euros
(400.000 pesetas)].
TARIFA TERCERA
Otros servicios
3.1 Certificaciones: 14,27 euros (2.375 pesetas).
3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,01 euros (500 pesetas).
3.3 Copia de los documentos obrantes en el expediente: 9,62 euros
(1.600 pesetas) más un suplemento por cada página
que exceda de 10 de 0,96 euros (160 pesetas).
TARIFA CUARTA
Publicaciones
4.1 Por la publicación en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial", a solicitud del recurrente,
del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo
en materia de signos distintivos: 120,20 euros (20.000 pesetas).
4.2 Por la publicación en el "Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial" a instancia de parte, del fallo
de un recurso contencioso-administrativo sobre signos distintivos:
120,20 euros (20.000 pesetas).
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