El pasado 8/12/2001 se publicó la nueva Ley de Marcas que vendrá a sustituir a la actual Ley 32/88. No obstante, parte de la nueva Ley 17/2001 de Marcas ya ha entrado en vigor.

Aparte de las disposiciones que ya han entrado en vigor, cabe destacar de la Nueva Ley de Marcas la competencia que otorga a las CCAA para examinar formalmente las solicitudes de marca, la supresión del examen de oficio de anterioridades por parte de la OEPM, instauración de la marca multiclase, eliminación de la declaración de uso en las renovaciones, desaparición de los rótulos de establecimiento, la extensión de la excepción de cosa juzgada de la jurisdicción contenciosa a la civil, instauración del arbitraje, posibilidad de suspender temporalmente el procedimiento, etc. Todas estas novedades y muchas otras entrarán en vigor el próximo 31 de Julio.

Dejando de lado los extremos expuestos y por lo que concierne a la parte dispositiva que ya ha entrado en vigor de la nueva Ley 17/2001, cabe destacar su Título V relativo al contenido del derecho de marca.

Las principales novedades las encontramos en el reconocimiento explícito que se hace de las marcas notorias no registradas, así como del quebrantamiento del principio de especialidad para las marcas notorias o renombradas en España.

Se prohíbe el tráfico económico de cualquier marca idéntica o similar a una notoria o renombrada en España para productos o servicios que no sean idénticos.También entre las potestades del "ius prohibendi" se recoge la prohibición del uso del signo en Internet ® y como nombre de dominio, así como la mera fabricación, comercialización o almacenamiento de etiquetas o signos distintivos de productos o servicios, aunque no se coloquen en ningún producto en concreto.

Asimismo se recoge la posibilidad de que el titular de una marca pueda exigir que su marca no aparezca en los medios o de publicaciones de consulta de manera que parezca una denominación genérica solicitando que se acompañe una indicación de que se trata de una marca registrada.

Por otra parte, y siguiendo con las novedades, se recoge el agotamiento del derecho de marca de producto (y no de servicio) al realizarse la primera comercialización en la UE del producto con el consentimiento del titular con la única excepción en el supuesto de que se modifique o altere de manera sustancial las cualidades del producto original.

De manera paralela a la Ley 32/88 se establecen unos limites al derecho de marca conforme a las prácticas leales del comercio o, cuando sea necesario, para indicar el destino de un producto o servicio, en particular como accesorio o recambio.

A diferencia de la antigua Ley de Marcas, la nueva recoge explícitamente la protección provisional de una solicitud de marca antes de su publicación, cuando el solicitante comunica a un tercero dicha solicitud.

En cuanto al uso de las marcas ya no se supone legalmente que la marca se use para productos o servicios similares para los que realmente se emplea; lo que puede provocar una oleada de acciones de caducidad contra marcas que, usadas para diferentes productos o servicios, han impedido el registro de nuevas solicitudes o, en su caso, forzar un acuerdo con los titulares de marcas prioritarias ante el riesgo de caducarles sus marcas.

También el nuevo marco legal del uso de las marcas obligará a revisar muy cuidadosamente el enunciado de productos y servicios de las marcas ya concedidas, ante el riesgo de que, si del enunciado no se desprende el uso real, puede su titular ver como una hipotética acción de caducidad le dejaría sin marca.

En cuanto a las acciones civiles y penales, como novedad, nos encontramos con la posibilidad de solicitar la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente marcados salvo que se pueda eliminar el signo o marca sin causar daño al producto ilícitamente marcado.
Igualmente, la Ley 17/2001 recoge la posibilidad de que el demandado pueda bien en vía de excepción solicitar que se pruebe el uso de la marca en base a la cual se le demanda, considerándose en todo caso registrada sólo para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada; o bien ejercitar por vía convencional la correspondiente acción de caducidad por falta de uso.

Además, la Ley tipifica los presupuestos para la indemnización de daños y perjuicios desprendiéndose de nuevo el apoyo y reforzarniento a las marcas notorias al señalar la Ley que, en todo caso, estarán obligados a indemnizar quienes ilícitamente pongan la marca en el producto, o quien elabore almacene, exporte... la etiqueta o marca si se desprendiese su finalidad ilícita; y siempre quien sea responsable de la primera comercialización, señalando la Ley que el resto de personas que realicen otro acto de violación de marca sólo deberán indemnizar al titular de la marca siempre que ésta sea notoria o que sean requeridos con anterioridad al cese de su actividad o que medie culpa o negligencia.

También es novedosa la posibilidad de solicitar la correspondiente indemnización por el perjuicio causado a la marca derivado de la defectuosa realización de los productos ilícitamente marcados; añadiendo que en caso de infracción de marcas y sin necesidad de prueba alguna, se tendrá derecho a percibir el 1% de la cifra de negocio generado con los productos o servicios ilícitamente marcados.

Por último, hay que destacar la indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación de marca que puede el demandante solicitar en la sentencia.

En fin, la nueva Ley 17/2001 de Marcas exigirá y exige ya por lo que respecta su parte ya vigente, una nueva y renovada gestión en la política marcaria de las empresas, ampliando el marco de protección y concesión de marcas (notorias o no), debiendo las agencias de propiedad industrial y sus profesionales (agentes oficiales y abogados) aconsejar convenientemente a las empresas en sus derechos y posibilidades en el registro y protección de sus marcas.